사건번호
2022후10746
권리범위확인(특)
📌 판시사항
[1] 특허권의 권리범위 확인심판청구에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명의 특정 정도
[2] 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위 / 소극적 권리범위 확인심판에서 장래 실시 예정인 것을 심판의 대상으로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 소극적 권리범위 확인심판에서 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다른 경우의 심판 대상(=확인대상 발명)
[3] 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 / 확인대상 발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 확인대상 발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건 / 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 판단하는 방법
📄 판례 전문
【원고, 상고인】 ○○제약 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 박금낭 외 4인)
【피고, 피상고인】 △△약품 주식회사 (소송대리인 변리사 김경교)
【원심판결】 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허3697 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.
1. 확인대상 발명의 특정에 대하여(제2 상고이유)
가. 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 등 참조). 권리범위 확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상 발명은, 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).
나. 원심판결 이유와 기록에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.
1) 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 ‘펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구 투여용 약제학적 제제’이다. 피고는 원고의 이 사건 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항, 제5항부터 제9항 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다).
2) 이 사건 제1항 발명은 1~30㎛의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하고, 부형제 0.5~50 중량부, 결합제 0.00125~2.5 중량부, 붕해제 0.00125~20 중량부, 활택제 0.00125~2.5 중량부로 이루어져 있다. 이 사건 제1항 발명은 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구 투여용(이하 ‘경구용’이라 한다) 약제학적 제제이다.
이 사건 제1항 발명의 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 화합물은 각각 다음과 같다. 부형제는 유당, 인산수소칼슘, 전분, 만니톨, 아이소말트 및 자일리톨로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 결합제는 히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검 및 카라기난으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 붕해제는 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스 및 전분으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 활택제는 스테아린산마그네슘 및 탈크로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다.
이 사건 제3항, 제5항부터 제9항의 발명은 각각 이 사건 제1항 발명을 인용하면서 일부 구성요소를 부가·한정한 종속항 발명이다.
3) 피고가 이 사건 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명(심판절차에서 보정을 거친 것)의 설명서에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 유효성분은 펠루비프로펜이고 평균 입자직경은 1~30㎛이다. 확인대상 발명은 유효성분 외에 첨가제를 더 포함하고, 그 첨가제로서 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 포함한다. 확인대상 발명은 용출률 및 안정성이 개선된 골관절염, 류마티스관절염 또는 요통에 대한 소염진통제용 정제로서, 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구용 정제에 관한 것이다.
[판결서 열람 등 제한 결정 취지에 따라 문단 생략]
4) 의약품 제제의 첨가제는 제제에 함유된 유효성분 이외의 물질로서 의약품의 유용성을 높이고 제제화를 용이하게 하며 제제의 안정화를 도모하고 외관을 좋게 하는 등의 목적으로 사용한다. 사용하는 첨가제는 그 제제의 투여량에서 직접적인 약리작용을 나타내지 않고 안전하며, 그 제제의 치료효과를 변하게 하거나 시험에 지장을 주지 않는다(약사법 제51조 제1항, 대한민국약전 제2조 제1호 [별표 1] 통칙 2.2). 첨가제는 그 기능에 따라 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 흡착제, 보습제, 제어방출 첨가제, 가소제 등으로 분류된다.
다. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.
1) 이 사건 심판청구는 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물인 확인대상 발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것이다.
2) 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 펠루비프로펜을 함유하고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제는 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 이루어져 있다. 확인대상 발명의 설명서에서는, 이 사건 제1항 발명의 유효성분에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 기재하고 있고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제인 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 각각 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 명확하게 기재하고 있다. 확인대상 발명은 첨가제로 포함하는 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 특정 성분의 화합물로 명확하게 한정하고 있으므로, 그 외 성분의 화합물이 확인대상 발명의 첨가제 중 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로서 포함될 여지는 없어 보인다.
3) 확인대상 발명에 ‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’가 아닌 첨가제가 추가적으로 포함되더라도, 그러한 첨가제는 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 ‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’와는 수행하는 기능이 달라 이에 대응하는 구성요소에 해당하지 않는다. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소에 대응하지 않는 구성요소(‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’ 외의 첨가제)를 포함할 수 있다는 사정만으로는 이 사건 제1항 발명 특허권의 효력이 확인대상 발명에 미치는 범위를 구체적으로 확정하는 데에 지장이 없다.
4) 이처럼 확인대상 발명은 그 설명서에 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하고 있으므로, 확인대상 발명은 사회통념상 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다. 또한 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분인 유효성분, 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제의 구체적인 구성이 나타나 있으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다.
라. 따라서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었음을 전제로 하는 원심판단에 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
2. 소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익에 대하여(제1 상고이유)
가. 특허법 제135조 제2항은 "이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 이 사건 심판청구의 확인의 이익에 대하여 살펴본다.
원고의 이 사건 특허발명과 피고의 확인대상 발명은 모두 유효성분을 펠루비프로펜으로 하고 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구용 제제에 관한 것이다. 의약품 제조·판매업 등을 영위하는 피고가 확인대상 발명을 실시할 경우, 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받아, 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생기거나 업무상 손해를 받을 염려가 있고, 피고가 확인대상 발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구·개발하고 있는 등 피고 업무의 성질상 장래에 확인대상 발명을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있다.
특허법 제135조 제2항에서 규정한 소극적 권리범위 확인심판은 특허심판원을 통해 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인받는 절차로서 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 것이다. 약사법 제31조 제2항에서 규정한 식품의약품안전처장의 제조판매품목허가(이하 ‘품목허가’라 한다)는 의약품 제조를 업으로 하려는 자가 제조한 의약품을 판매하려는 경우에 받아야 하는 절차로서 식품의약품안전처장이 해당 의약품이 의약품으로서 안전성과 유효성 등을 갖추었는지 검증하기 위한 것이다. 이처럼 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있다. 그러므로 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고, 그러한 의약품과 동일한 확인대상 발명의 경우에만 장래 실시할 가능성이 있다고 단정할 수도 없다.
다. 같은 취지에서 원심은, 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
3. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제3, 4 상고이유)
가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.
1) [판결서 열람 등 제한 결정 취지에 따라 1)항 생략]
2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다.
펠루비프로펜은 비스테로이드성 소염진통제로서, 그 화합물 및 제조방법은 공지되어 있으나 경구용 제제에 관한 연구는 개시되어 있지 않다. 비스테로이드성 소염진통제를 경구용 제제로 개발할 때 효과가 신속하게 발현되도록 용출률을 개선하려면 주성분의 입자 크기를 작게 해야 한다. 경구용 제제에서 주성분의 입자 크기가 작을수록 용출률이 향상되나, 표면적이 증가하기 때문에 경구용 제제 내에 포함된 다른 첨가제들과 반응할 수 있는 기회가 증가되어, 제제의 안정성이 저하된다. 펠루비프로펜의 평균 입자직경이 1~30㎛이면서 첨가제로서 특정 첨가제를 사용할 경우 용출률 및 안정성이 우수하게 유지됨을 확인하였다. 1~30㎛의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하고 특정 첨가제를 사용할 경우, 펠루비프로펜의 용출률과 안정성이 향상되어 생체 이용률이 우수할 뿐만 아니라 유연물질의 생성을 최소화할 수 있다.
또한 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는, 입자직경을 달리 한 펠루비프로펜에 첨가제 중 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 가용화제에 해당하는 특정 화합물을 각각 단독으로 또는 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 특정 화합물을 조합하여 사용한 경우의 용출률과 유연물질 증가율을 확인한 실험례 등이 제시되어 있고, 그중 평균 입자직경이 1~30㎛인 펠루비프로펜에다가 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 특정 성분의 화합물을 특정 함량비 범위에서 첨가제로 사용하는 경우, 용출률이 우수하고 유연물질 증가율이 낮다는 내용도 기재되어 있다.
3) 정제를 제조할 때 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 첨가제로 사용한다는 것은 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식에 해당한다. 한편 이 사건 특허발명의 출원 당시의 공지기술 문헌인 갑 제17호증에는, 잠재적으로 자궁내막염을 갖는 동물의 수태능력을 개선하는 방법과 관련하여 펠루비프로펜과 같은 사이클로옥시게나제-Ⅱ(효소의 일종, 이하 ‘COX-Ⅱ’라 한다) 억제제가 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제와 함께 정제로 제조되어 경구로 투여될 수 있고, 이들 첨가제의 선택은 COX-Ⅱ 억제제의 용해성 및 안정성에 대한 영향 등에 의존한다는 내용, 첨가제로 사용될 수 있는 공지의 화합물 성분과 그 함량비에 대한 내용, 해당 기술이 인간 및 비인간 포유동물을 포함하여 적용될 수 있다는 내용 등이 기재되어 있다. 또한 갑 제17호증에는 번식 성공률에 영향을 미치는 자궁내막염을 예방하거나 치료하기 위해 펠루비프로펜을 경구용 정제로 제제화할 수 있고, 인간에 대한 적용이 가능하며, 제제화에 필요한 첨가제는 용해성 및 안정성에 따라 선택된다는 내용 등이 개시되어 있다.
원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 갑 제17호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 ‘특정 첨가제들이, 펠루비프로펜의 입자직경이 작을 경우 발생되는 안정성의 문제를 해결할 수 있고, 수많은 첨가제 중 그러한 특정 첨가제들을 찾는 것이 쉽지 않다. 이 사건 특허발명의 특정 첨가제의 조합만이 그 문제를 해결할 수 있다. 펠루비프로펜의 평균 입자 크기가 30㎛ 이하로서 용출률이 70% 이상이고 유연물질 증가율이 7.3% 이하가 되는 첨가제의 특정 조합에 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 있다.’는 의견을 제출하면서, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 한정하는 등으로 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명의 청구범위를 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.
4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 공지의 소염진통제인 펠루비프로펜을 용출률과 안정성을 개선한 정제로 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 ‘유효성분인 펠루비프로펜의 평균 입자직경 범위를 1~30㎛로 한정하는 한편, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성’을 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.
그런데 확인대상 발명의 첨가제 구성은 결합제와 활택제에 해당하는 화합물의 성분이 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.
5) 따라서 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.
다. 같은 취지에서 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원심판단에 상고이유 주장과 같이 특허권의 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
라. 한편 원고는 원심판결에 의식적 제외에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다고 주장하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는 이상 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없다.
4. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 오석준(재판장) 이흥구 노경필 이숙연(주심)
【피고, 피상고인】 △△약품 주식회사 (소송대리인 변리사 김경교)
【원심판결】 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허3697 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.
1. 확인대상 발명의 특정에 대하여(제2 상고이유)
가. 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 등 참조). 권리범위 확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상 발명은, 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 그러므로 확인대상 발명의 설명서와 도면에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하여야 한다. 확인대상 발명의 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).
나. 원심판결 이유와 기록에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.
1) 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 ‘펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구 투여용 약제학적 제제’이다. 피고는 원고의 이 사건 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다), 제3항, 제5항부터 제9항 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다).
2) 이 사건 제1항 발명은 1~30㎛의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하고, 부형제 0.5~50 중량부, 결합제 0.00125~2.5 중량부, 붕해제 0.00125~20 중량부, 활택제 0.00125~2.5 중량부로 이루어져 있다. 이 사건 제1항 발명은 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구 투여용(이하 ‘경구용’이라 한다) 약제학적 제제이다.
이 사건 제1항 발명의 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 화합물은 각각 다음과 같다. 부형제는 유당, 인산수소칼슘, 전분, 만니톨, 아이소말트 및 자일리톨로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 결합제는 히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검 및 카라기난으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 붕해제는 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스 및 전분으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다. 활택제는 스테아린산마그네슘 및 탈크로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 것이다.
이 사건 제3항, 제5항부터 제9항의 발명은 각각 이 사건 제1항 발명을 인용하면서 일부 구성요소를 부가·한정한 종속항 발명이다.
3) 피고가 이 사건 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명(심판절차에서 보정을 거친 것)의 설명서에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 유효성분은 펠루비프로펜이고 평균 입자직경은 1~30㎛이다. 확인대상 발명은 유효성분 외에 첨가제를 더 포함하고, 그 첨가제로서 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 포함한다. 확인대상 발명은 용출률 및 안정성이 개선된 골관절염, 류마티스관절염 또는 요통에 대한 소염진통제용 정제로서, 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하는 경구용 정제에 관한 것이다.
[판결서 열람 등 제한 결정 취지에 따라 문단 생략]
4) 의약품 제제의 첨가제는 제제에 함유된 유효성분 이외의 물질로서 의약품의 유용성을 높이고 제제화를 용이하게 하며 제제의 안정화를 도모하고 외관을 좋게 하는 등의 목적으로 사용한다. 사용하는 첨가제는 그 제제의 투여량에서 직접적인 약리작용을 나타내지 않고 안전하며, 그 제제의 치료효과를 변하게 하거나 시험에 지장을 주지 않는다(약사법 제51조 제1항, 대한민국약전 제2조 제1호 [별표 1] 통칙 2.2). 첨가제는 그 기능에 따라 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 흡착제, 보습제, 제어방출 첨가제, 가소제 등으로 분류된다.
다. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.
1) 이 사건 심판청구는 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물인 확인대상 발명과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것이다.
2) 이 사건 제1항 발명은 유효성분으로 펠루비프로펜을 함유하고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제는 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 이루어져 있다. 확인대상 발명의 설명서에서는, 이 사건 제1항 발명의 유효성분에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 기재하고 있고, 이 사건 제1항 발명의 첨가제인 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 각각 특정 성분·함량비로 한정된 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 명확하게 기재하고 있다. 확인대상 발명은 첨가제로 포함하는 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 특정 성분의 화합물로 명확하게 한정하고 있으므로, 그 외 성분의 화합물이 확인대상 발명의 첨가제 중 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로서 포함될 여지는 없어 보인다.
3) 확인대상 발명에 ‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’가 아닌 첨가제가 추가적으로 포함되더라도, 그러한 첨가제는 이 사건 제1항 발명의 구성요소인 ‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’와는 수행하는 기능이 달라 이에 대응하는 구성요소에 해당하지 않는다. 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소에 대응하지 않는 구성요소(‘부형제, 결합제, 붕해제, 활택제’ 외의 첨가제)를 포함할 수 있다는 사정만으로는 이 사건 제1항 발명 특허권의 효력이 확인대상 발명에 미치는 범위를 구체적으로 확정하는 데에 지장이 없다.
4) 이처럼 확인대상 발명은 그 설명서에 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소를 명확하게 기재하고 있으므로, 확인대상 발명은 사회통념상 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다. 또한 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분인 유효성분, 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제의 구체적인 구성이 나타나 있으므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다.
라. 따라서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었음을 전제로 하는 원심판단에 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
2. 소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익에 대하여(제1 상고이유)
가. 특허법 제135조 제2항은 "이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있다. 위와 같은 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다. 이러한 이해관계인에는 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 사람뿐만 아니라, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상되는 사람도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조). 소극적 권리범위 확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 확인대상 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 이 사건 심판청구의 확인의 이익에 대하여 살펴본다.
원고의 이 사건 특허발명과 피고의 확인대상 발명은 모두 유효성분을 펠루비프로펜으로 하고 용출률 및 안정성이 개선된 소염진통제용 경구용 제제에 관한 것이다. 의약품 제조·판매업 등을 영위하는 피고가 확인대상 발명을 실시할 경우, 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받아, 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생기거나 업무상 손해를 받을 염려가 있고, 피고가 확인대상 발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구·개발하고 있는 등 피고 업무의 성질상 장래에 확인대상 발명을 업으로 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있다.
특허법 제135조 제2항에서 규정한 소극적 권리범위 확인심판은 특허심판원을 통해 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인받는 절차로서 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 것이다. 약사법 제31조 제2항에서 규정한 식품의약품안전처장의 제조판매품목허가(이하 ‘품목허가’라 한다)는 의약품 제조를 업으로 하려는 자가 제조한 의약품을 판매하려는 경우에 받아야 하는 절차로서 식품의약품안전처장이 해당 의약품이 의약품으로서 안전성과 유효성 등을 갖추었는지 검증하기 위한 것이다. 이처럼 특허법상 소극적 권리범위 확인심판은 약사법상의 품목허가와 제도의 취지가 다르고, 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상인 확인대상 발명으로 삼을 수 있다. 그러므로 심결 시에 품목허가를 받았거나 받을 가능성이 있는 의약품만을 확인대상 발명으로 삼아야 한다고 볼 수 없고, 그러한 의약품과 동일한 확인대상 발명의 경우에만 장래 실시할 가능성이 있다고 단정할 수도 없다.
다. 같은 취지에서 원심은, 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
3. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제3, 4 상고이유)
가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.
1) [판결서 열람 등 제한 결정 취지에 따라 1)항 생략]
2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다.
펠루비프로펜은 비스테로이드성 소염진통제로서, 그 화합물 및 제조방법은 공지되어 있으나 경구용 제제에 관한 연구는 개시되어 있지 않다. 비스테로이드성 소염진통제를 경구용 제제로 개발할 때 효과가 신속하게 발현되도록 용출률을 개선하려면 주성분의 입자 크기를 작게 해야 한다. 경구용 제제에서 주성분의 입자 크기가 작을수록 용출률이 향상되나, 표면적이 증가하기 때문에 경구용 제제 내에 포함된 다른 첨가제들과 반응할 수 있는 기회가 증가되어, 제제의 안정성이 저하된다. 펠루비프로펜의 평균 입자직경이 1~30㎛이면서 첨가제로서 특정 첨가제를 사용할 경우 용출률 및 안정성이 우수하게 유지됨을 확인하였다. 1~30㎛의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜을 유효성분으로 함유하고 특정 첨가제를 사용할 경우, 펠루비프로펜의 용출률과 안정성이 향상되어 생체 이용률이 우수할 뿐만 아니라 유연물질의 생성을 최소화할 수 있다.
또한 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는, 입자직경을 달리 한 펠루비프로펜에 첨가제 중 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 가용화제에 해당하는 특정 화합물을 각각 단독으로 또는 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 특정 화합물을 조합하여 사용한 경우의 용출률과 유연물질 증가율을 확인한 실험례 등이 제시되어 있고, 그중 평균 입자직경이 1~30㎛인 펠루비프로펜에다가 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제에 해당하는 특정 성분의 화합물을 특정 함량비 범위에서 첨가제로 사용하는 경우, 용출률이 우수하고 유연물질 증가율이 낮다는 내용도 기재되어 있다.
3) 정제를 제조할 때 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제를 첨가제로 사용한다는 것은 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식에 해당한다. 한편 이 사건 특허발명의 출원 당시의 공지기술 문헌인 갑 제17호증에는, 잠재적으로 자궁내막염을 갖는 동물의 수태능력을 개선하는 방법과 관련하여 펠루비프로펜과 같은 사이클로옥시게나제-Ⅱ(효소의 일종, 이하 ‘COX-Ⅱ’라 한다) 억제제가 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제와 함께 정제로 제조되어 경구로 투여될 수 있고, 이들 첨가제의 선택은 COX-Ⅱ 억제제의 용해성 및 안정성에 대한 영향 등에 의존한다는 내용, 첨가제로 사용될 수 있는 공지의 화합물 성분과 그 함량비에 대한 내용, 해당 기술이 인간 및 비인간 포유동물을 포함하여 적용될 수 있다는 내용 등이 기재되어 있다. 또한 갑 제17호증에는 번식 성공률에 영향을 미치는 자궁내막염을 예방하거나 치료하기 위해 펠루비프로펜을 경구용 정제로 제제화할 수 있고, 인간에 대한 적용이 가능하며, 제제화에 필요한 첨가제는 용해성 및 안정성에 따라 선택된다는 내용 등이 개시되어 있다.
원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 갑 제17호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 ‘특정 첨가제들이, 펠루비프로펜의 입자직경이 작을 경우 발생되는 안정성의 문제를 해결할 수 있고, 수많은 첨가제 중 그러한 특정 첨가제들을 찾는 것이 쉽지 않다. 이 사건 특허발명의 특정 첨가제의 조합만이 그 문제를 해결할 수 있다. 펠루비프로펜의 평균 입자 크기가 30㎛ 이하로서 용출률이 70% 이상이고 유연물질 증가율이 7.3% 이하가 되는 첨가제의 특정 조합에 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 있다.’는 의견을 제출하면서, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 한정하는 등으로 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명의 청구범위를 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.
4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 공지의 소염진통제인 펠루비프로펜을 용출률과 안정성을 개선한 정제로 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 ‘유효성분인 펠루비프로펜의 평균 입자직경 범위를 1~30㎛로 한정하는 한편, 사용되는 첨가제를 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제로 특정하고 그 각각에 해당하는 화합물의 성분과 함량비를 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성’을 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.
그런데 확인대상 발명의 첨가제 구성은 결합제와 활택제에 해당하는 화합물의 성분이 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.
5) 따라서 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.
다. 같은 취지에서 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원심판단에 상고이유 주장과 같이 특허권의 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
라. 한편 원고는 원심판결에 의식적 제외에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다고 주장하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는 이상 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없다.
4. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 오석준(재판장) 이흥구 노경필 이숙연(주심)